北京市永新智财律师事务所（在其位）

作者 | 唐旌元 北京市永新智财律师事务所

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本文以国家工商行政管理总局商标局于2017年1月4日颁布的新《商标审查及审理标准》和最高人民法院于2017年1月10日颁布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》为契机，结合典型案例和国际条约，再度对位置商标在我国的可注册性问题进行探讨。

位置商标（Position Mark），一般被认为是指位于其指定使用的商品的特定位置，由立体形状、图形、颜色或以上要素的组合所构成的可视性标志。具体而言，又分为立体形状位置商标、图形位置商标、颜色位置商标和组合位置商标。国际上首次明确承认位置商标并将其纳入可注册商标范围的是《商标法新加坡条约》及其实施细则。《商标法新加坡条约》第二条规定：“任何缔约方法律规定可以作为商标注册的标志所构成的商标均应适用本条约。”“本条约应适用于与商品有关的商标（商品商标）或与服务有关的商标（服务商标），或与商品和服务均有关的商标。”《商标法新加坡条约实施细则》的细则三列举了各种非传统商标的种类，包括立体商标、全息图商标、动作商标、颜色商标、声音商标、位置商标等，并指出：“申请书中声明商标为位置商标的，商标的表现物中应当包括能体现该商标在产品上位置的一个视图。商标主管机关可以要求，未申请保护的事项应予标明。商标主管机关还可以要求提供一份文字说明，对商标相对于产品的位置加以解释。”

根据《商标法新加坡条约》第28条第二款规定，只要有十个国家或政府间国际组织向世界知识产权组织交存批准书或加入书，该条约即发生效力。截止到目前，已有46个国家和政府间国际组织交存了批准书或加入书[1]，该条约已经生效。虽然我国曾于2007年1月29日签署了《商标法新加坡条约》，但鉴于全国人大常委会至今尚未批准该条约，因此我国并非该条约的缔约国，该条约不当然对我国产生效力。

一、我国司法实践处理位置商标可注册性问题的思路

由于我国并非《商标法新加坡条约》的缔约国，因此对于位置商标的可注册性问题，只能回归到我国商标法具体规定。这就涉及到对我国商标法第八条的理解。

我国2001年《商标法》第八条规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”2014年《商标法》第八条规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”无论是2001年《商标法》还是2014年《商标法》，皆使用了“任何……标志+包括……”这样的措辞，究竟立法本意的重心在于前半部分“任何……标志”，还是后半部分“包括……”？如果答案是前者，那么商标法第八条就是一个开放式规定，本意为：任何标志均可以作为商标申请注册，而后半部分的“包括……”真实含义是“包括但不限于”，目的只是为了强调文字等那几种标志也不例外。如果答案是后者，那么商标法第八条就是一个限定式规定，“包括”的确切含义是“只能包括”，其后是对可以作为商标申请注册的标志的穷尽式列举，仅限于文字等那几种标志及其组合。除此之外，2014年《商标法》还在文字等那几种明确列举的标志后面加了一个“等”字。这个“等”同样让人浮想联翩，究竟“等”是“等外等”——还包括其他标志？还是“等内等”——就此而已？

而对于位置商标而言，无论是立体形状、图形还是颜色，仅仅是申请商标的一部分，另一部分的必要构成要素是“位置”，只有在特定位置上的立体形状、图形、颜色或是其组合才有可能构成位置商标，而正是这必要的“位置”要素不在商标法第八条所明确列举的那几种要素之内。因此我国商标法第八条对于位置商标到底是接纳还是排斥？这在司法实践中存在不同理解，从而造成对处理位置商标的可注册性问题的不同审判思路。

思路一：商标法第八条所列举的可以作为商标申请注册的标志里包含位置商标，位置商标最终能否得以注册，归根结底还是看其是否具有显著性

在“萨塔公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会关于国际注册第896064号图形商标驳回复审行政诉讼”一案中，原告指出：“申请商标仅由位于喷漆枪把手底部的蓝色盘状标记构成，喷漆枪图形的其它可识别部分不作为申请商标保护。申请商标不单纯是一个颜色商标或三维标志立体商标，而是两者以一种极显著的方式结合而成的‘位置商标’”。对此，一审、二审法院均没有表示否认，而是强调：“申请商标是其指定使用的商品中的一部分，而商品的一部分无论作为三维标志立体商标还是作为颜色商标或者两者的结合申请注册，由于商标属于商品的一部分，往往不会使消费者认识到其为标示商品提供者的标志，因此原则上不具有可以作为商标注册的显著特征，除非能够证明，该标志已经通过使用使消费者能够通过它来识别商品的提供者。”[2]在本案中，法院依据的是商标法第十一条关于显著性的规定来对申请商标进行审查，而没有对申请商标是否符合商标法第八条进行讨论。虽然判决中没有明确采用“位置商标”这一概念，但法院特别指出“申请商标是其指定使用的商品中的一部分”，因而并未对商标图样整体一并进行审查，实际上是认可了位置商标属于可注册的商标类型。

思路二：商标法第八条所列举的可以作为商标申请注册的标志里不包含位置商标，位置商标不具有可注册性

在“阿迪达斯公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第3307038号图形商标异议复审行政诉讼”一案中，原告主张：“被异议商标是一个视觉可以感知的位置商标……该商标以裤子为背景，由三条杠图形组成，裤子的轮廓仅仅是为了更好地显示三条杠图形在指定使用商品上的位置，裤子的轮廓并不是申请商标的一部分”。北京市高级人民法院对此并不认可，其在判决书中认为：“除在申请书中特别予以声明的三维标志商标或颜色组合商标外，在我国申请注册的商标只能是以文字、图形、字母、数字形式或以上述要素的组合形式表现出来的商标。根据上述法律规定和已经查明的事实，被异议商标显然属于图形商标。原审判决关于被异议商标系普通平面商标、其使用应当直接体现整个商标图样的认定并无不当。阿迪达斯公司关于被异议商标是一个视觉可以感知的位置商标、属于《商标法》第八条中列举的可注册标志的上诉主张，缺乏法律依据，本院不予支持……虽然被异议商标的《商标注册申请书》在‘商标设计说明’部分载明‘该商标以裤子为背景，由三条杠图形组成，裤子的轮廓仅仅是为了更好的显示三条杠图形在指定使用商品上的位置，裤子的轮廓并不是申请商标的一部分’，但商标标志应当以向商标局提交的商标图样为准，商标设计说明并不是确定商标标志的法定依据，不能以商标设计说明替代或限定商标图样中的商标标志”。[3]在本案中，法院认为位置商标不包含在商标法第八条所列举的可以作为商标申请注册的标志中，没有将被异议商标所指定的特定位置上的部分图形或形状单独拿出来进行审查，而是对商标图样整体进行审查，实质上是否定了位置商标的可注册性。

同时实践中还有观点认为，2014年《商标法》第八条虽然不再要求申请注册的商标标志必须是“可视性标志”，但是，除了明确列举声音商标这种非传统商标之外，对于单一颜色、气味、动态等非传统商标目前仍未允许注册，那么对于同样属于非传统商标的位置商标是否允许注册，有待于商标注册审查机关和司法机关的明确。[4]

二、新《商标审查及审理标准》和《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》对位置商标的有限承认

综观新《商标审查及审理标准》和《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》，我们其实可以发现位置商标的相关“踪迹”。

2017年新《商标审查及审理标准》中的第五部分是关于颜色组合商标的审查。其在关于“颜色组合商标的形式审查”中提到：“申请人应当在商标说明中列明颜色名称和色号，并描述该颜色组合商标在商业活动中的具体使用方式。”，对此，《商标审查及审理标准》举出了两个例子，其中第二个例子就是“用虚线图形轮廓表示颜色使用位置并附加商标说明”。具体如：

其商标说明为：该颜色组合商标由绿色和黄色两种颜色组合构成。其中绿色为Pantone 364C，黄色为Pantone 109C。绿色用于车身，黄色用于车轮。虚线部分用以表示颜色在该商品上的位置，车辆轮廓和外形不是商标构成要素。

新《商标审查及审理标准》所列举的示例说明，我国的商标审查机关已经间接承认了“颜色组合位置商标”的可注册性，并将其纳入到对颜色组合商标的审查之中。

而2017年最新司法解释《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》也在其第九条规定：“仅以商品自身形状或者自身形状的一部分作为三维标志申请注册商标，相关公众一般情况下不易将其识别为指示商品来源标志的，该三维标志不具有作为商标的显著特征。……第一款所称标志经过长期或者广泛使用，相关公众能够通过该标志识别商品来源的，可以认定该标志具有显著特征。”

从该条可以看出，最高院并不否认“商品自身形状的一部分”（立体形状位置商标）属于可注册的商标类型，只是强调其最终能否注册成功需要通过显著性审查。因此，我们也可以据此认为，立体形状位置商标属于可注册的商标类型，其最终能否得以注册，归根结底还是看其是否具有显著性。

三、三点思考

对于位置商标在我国的可注册性问题，笔者认为可以从如下三个方面予以考虑：

第一，虽然我国尚未批准《商标法新加坡条约》，但鉴于我国已经加入《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS协定），TRIPS协定作为我国商标法的正式法律渊源之一，在法律解释和司法裁判中应予以考虑。而TRIPS协定在序言部分就开宗明义地写道，知识产权（包括商标权）是私权。而私权设立的基本法律原则就是“法无禁止即自由”，这从商标法意义上讲，在法无明文排除的情况下，任何标志均可申请获得商标注册。在此逻辑下，商标法第八条既然没有明确将位置商标排除在可注册的商标类型之外，那么位置商标的可注册性就应当予以承认。而且在法律已经设置了功能性审查和显著性审查相关规定的情况下，商标法第八条能否作为中一个单独的审查理由来对待在实践中是存在争议的。在此情况下，比较明智的做法还是应当先承认位置商标的可注册性，然后对其进行功能性和显著性审查，最终决定是否对其予以核准注册。

第二，商标授权行为属于行政许可行为。根据“高效便民”的行政法原则，国际上比较成熟的行政许可立法模式是采用“肯定式概括+否定式列举”模式。而综观欧美商标法，虽然对“可以作为商标申请注册的标志”的规定各异，但均以弹性的立法表述使之能够兼容位置商标。如《欧盟商标条例》第 4 条规定：“欧盟商标可以由任何标识构成，特别是文字，包括人名、图形、字母、数字、颜色、商品形状或其包装、声音，只要这些标识能够将一个企业的商品或服务同其他企业的商品或服务区别开来，并以能够使主管当局和公众明确界定权利人所受保护的客体的方式在欧盟商标登记簿上显示。”[5]以弹性非穷尽方式规定各类“可以作为商标申请注册的标志”已在一定程度上成为国际共识。因此，对我国商标法第八条的解释也应沿用这一思路，这不仅使商标法能够包容社会和技术的发展，保持法律的稳定性和连续性，也能为商标申请人提供较为明确合理的预期，提高商标申请效率。

第三，虽然我国尚未批准《商标法新加坡条约》，但该条约简化商标注册程序，便利商标申请人，提高商标主管机关行政效率的精神也逐步为我国所借鉴和吸收。2014年《商标法》中关于一标多类、分割申请、数据电文申请、立体商标和声音商标、商标许可备案等规定正是在不同程度上对《商标法新加坡条约》相关条文的吸收。因此，我们也可以认为，新《商标审查及审理指南》和《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》关于位置商标的相关规定也是对《商标法新加坡条约》的又一次借鉴，位置商标的可注册性正逐步为我国所承认。

注释：

[1] 见WIPO官网http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=30，2017年5月5日访问；

[2] 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第188号行政判决书；

[3] 参见北京市高级人民法院(2011)高行终字第387号行政判决书；

[4] 北京市高级人民法院知识产权审判庭编著：《商标授权确权司法审查》，中国法制出版社出版社2014年版，第139页；

[5] 原文是“An EU trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, or designs, letters, numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that such signs are capable of: (a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and (b) being represented on the Register of European Union trade marks, (“the Register”), in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor.” 该条例于2016年3月23日起正式生效，代替之前的《欧洲共同体商标条例》。

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